Prueba de uso en procedimientos de oposición en España

El Real Decreto por el que se modifica el Reglamento para la ejecución de la Ley de marcas 17/2001 se ha publicado en el BOE de hoy 30 de abril de 2019. Una de las modificaciones más destacadas se refiere a la introducción del incidente de prueba de uso de la marca anterior en los procedimientos de oposición en España.

Estos son los 10 aspectos clave a tener en cuenta:

1. La prueba de uso únicamente se aplicará a oposiciones contra solicitudes de marca presentadas a partir del 1 de mayo de 2019, fecha de entrada en vigor de la modificación del Reglamento para la ejecución de la Ley de Marcas.

2. La obligación de probar el uso sólo será exigible a las marcas anteriores que, en el momento de formular la oposición, hayan estado registradas por un período de cinco años.

3. La petición de la prueba de uso de una marca oponente debe efectuarse formal y expresamente, en documento separado y de modo incondicional, dentro del plazo del que dispone el solicitante para contestar a la oposición.

4. El oponente dispondrá de un plazo de un mes para presentar la correspondiente prueba de uso.

5. Los documentos acreditativos del uso deben estar redactados en idioma español a traducidos a dicha lengua.

6. Las pruebas de uso se limitarán a la presentación de documentos y elementos acreditativos como facturas, catálogos, listas de precios, anuncios, envases, etiquetas, fotografías y declaraciones escritas relevantes.

7. La prueba de uso de la marca contendrá indicaciones sobre el lugar, tiempo, alcance y naturaleza del uso de la marca oponente en relación con los productos o servicios para los que esté registrada y se base la oposición.

8. Si la parte que presente oposición no facilitase prueba de uso de la marca anterior, la Oficina desestimará la oposición. Si la marca anterior se hubiera utilizado solamente para una parte de los productos o de los servicios para los cuales esté registrada, solo se considerará registrada, a los fines del examen de la oposición, para esa parte de los productos o servicios.

9. La petición de la prueba del uso podrá ir acompañada o no de las alegaciones de contestación a la oposición. Dichas alegaciones podrán presentarse junto con las alegaciones que se formulen en respuesta a la prueba del uso. 10. Recomendación: teniendo en cuenta el escaso plazo para presentar la prueba de uso, es recomendable empezar a recopilar documentación sobre el uso de la marca anterior en el momento de presentar la oposición.

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